Droit des marques et affaire Sky : le dépôt sans intention d’exploiter

Dans une affaire récente, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a condamné le dépôt de mauvaise foi d’une marque, tout en précisant cette notion de mauvaise foi.

Un courant jurisprudentiel contemporain

Plusieurs arrêts récents de la Cour de justice ont précisé les contours de la notion de mauvaise foi dans le dépôt d’une marque. Ainsi l’arrêt CJUE 21 décembre 2016. Länsförsäkringar, aff. C‑654/15 avait exclu la nécessité de démontrer un usage sérieux de la marque pour interdire à un tiers d’exploiter le signe, à l’intérieur du délai de 5 ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union. De même, les conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Cooper International, n° C‑622/18 penchent dans le sens de la solution suivante : le titulaire d’une marque déchu pour non-usage au bout de 5 ans peut tout de même obtenir indemnisation du risque de confusion né des agissements d’un tiers, agissements intervenus dans le délai de 5 ans suivant le dépôt de la marque.

Dans les deux cas, il était de question de savoir si le dépôt d’une marque qui ne sera in fine pas exploitée pendant une période continue de 5 ans permettait tout de même au titulaire d’agir avec succès sur le fondement de sa marque. La question n’est pas sans intérêt, puisque si le déposant n’avait pas – au moment du dépôt – l’intention d’exploiter le signe, il « bloque » alors inutilement et consciemment le champ de la protection aux yeux d’un concurrent qui aurait potentiellement exploité le signe, mais qui découvre au terme de sa recherche d’antériorité que le « terrain est occupé ».

Or l’arrêt rendu par la CJUE le 29 janvier dernier (CJUE 29 janvier 2020, C-371/18, EU:C:2020:45Sky e.a. / SkyKick) est revenu sur cette notion de dépôt sans intention d’exploiter le signe.

Affaire Sky : contexte factuel

Dans l’arrêt rendu le 29 janvier 2020 sur question préjudicielle de la Cour de justice britannique, la Cour de justice de l’Union doit se prononcer sur une situation de dépôt très large d’une marque. En effet, une société détient plusieurs marques portant le signe SKY pour divers produits et services, notamment les logiciels et le stockage de données. Une autre société exploite des produits reposant sur un logiciel en tant que service, exploités sous le signe SKYKICK. La société Sky l’assigne en contrefaçon de marque. Pour se défendre, elle conteste la validité de la marque Sky.

Affaire Sky : la possible annulation d’un dépôt « trop large » ?

Le premier argument de la défenderesse pour lutter contre l’action en contrefaçon est de contester la validité de la marque sur le terrain de la contrariété à l’ordre public d’un dépôt trop large. En effet, selon elle, un enregistrement pour les « logiciels » et « stockage de données » manque de « clarté et de précision », au sens de l’arrêt CJUE 19 juin 2012, IP Translator aff. C-307/10. Selon la défenderesse, ce dépôt trop large aurait pour conséquence de conférer un monopole par trop étendu, contraire à l’intérêt public, ne se justifiant pas par un quelconque intérêt commercial.

La juridiction britannique, face à une telle argumentation, pose donc la question suivante à la Cour de justice : peut-on faire annuler une marque dont le champ de protection serait trop large ?

La Cour de justice de l’Union Européenne développe un raisonnement pédagogique sur ce point. En effet, elle commence par rappeler qu’en matière de nullité de marque, il faut appliquer le droit matériel en vigueur en moment du dépôt de la marque dont la validité est contestée (point 49). Or justement, le droit européen des marques, qui comprend une liste exhaustive de nullité de la marque ne prévoit pas que le défaut de clarté et de précision soit une de ces causes de nullité. D’ailleurs, la Cour relève que l’arrêt IP Translator, rendu postérieurement au dépôt de la marque en cause, n’avait pas vocation à s’y appliquer. Pour finir la Cour retient que le défaut de clarté et de précision, même s’il constitue une carence dans le dépôt, n’est pas contraire à l’ordre public, de sorte qu’elle n’est pas de nature à entrainer la nullité de la marque. Il est donc impossible d’obtenir la nullité de la marque pour défaut de clarté ou de précision du dépôt.

Affaire Sky et nullité d’une marque pour défaut d’intention d’exploiter ?

Le second pilier argumentaire sur lequel s’appuyait la défenderesse consistait à démontrer que la marque déposée par une personne n’ayant pas l’intention de l’exploiter devait être nulle, du fait de la mauvaise foi du déposant. En effet, l’article 4§2 de la directive 2015/2436 considère comme cause de nullité la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt. Mais ni le texte européen ni le nouvel article L.711-2 11° du CPI qui le transpose en droit français ne définissent ce qu’il convient d’entendre par « mauvaise foi ».

La question qui se pose alors justement en l’espèce est de savoir si le dépôt d’une marque sans intention de l’exploiter n’est pas révélateur d’une mauvaise foi pouvant avoir pour effet d’annuler la marque.

Selon la Cour de justice, la mauvaise foi se caractérise par « la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête » (point 74). La juridiction précise que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi […] ». La réponse semble donc claire de prime abord.

La Cour précise toutefois les conditions auxquelles la nullité peut être prononcée, en retenant qu’une « telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque[1] ».

Affaire Sky : les questions posées par la solution

Si elle semble apporter des clarifications sur la notion de mauvaise foi, la solution de l’arrêt Sky comporte néanmoins plusieurs interrogations.

En premier lieu en effet, comment articuler la nullité pour défaut d’intention d’exploiter avec la déchéance pour défaut d’usage ? En effet, selon l’article L.714-5 du CPI, « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Ainsi, le titulaire d’un droit de marque qui n’exploite pas le signe pendant cinq ans perd son droit. Mais, en creux, cela signifie qu’aucune sanction ne frappe le déposant qui n’exploite pas le signe dans les 5 années suivant le dépôt. Ainsi, si le déposant commence l’exploitation à la fin – mais toujours à l’intérieur – du délai de 5 ans, il n’aura finalement pas été de mauvaise foi si bien que sa marque pourra persister. Mais s’il commence l’exploitation un peu plus tard, hors le délai, il s’expose à la déchéance pour non-usage. Le délai de 5 ans apparait donc un peu comme un « délai de grâce » à l’intérieur duquel il est impossible de déterminer si le déposant est de mauvaise foi (puisqu’il n’a jamais exploité) ou si cette mauvaise foi est rachetée par le commencement d’une exploitation sérieuse du signe avant l’écoulement du délai.

De plus, se pose la question de savoir comment prouver l’intention de ne pas exploiter et donc la mauvaise foi du déposant. Surtout que cette absence de volonté d’exploitation doit s’apprécier sur une période de 5 ans. Dans l’arrêt Sky, la Cour précise que la mauvaise foi ne peut pas être déduite ou présumée du simple fait que le déposant n’avait, au jour du dépôt, aucune activité économique correspondant aux produits ou services désignés dans la demande d’enregistrement (point 78). Il semble donc très difficile de prouver la mauvaise foi du déposant, puisqu’il faudra prouver qu’au moment du dépôt, ce dernier n’avait pas l’intention d’exploiter le signe et qu’il ne l’a pas fait effectivement dans les 5 ans qui ont suivi.

Ainsi, si le dépôt trop large ne permet pas au concurrent de faire annuler la marque du titulaire, il sera possible au concurrent d’obtenir la nullité de la marque déposée sans intention d’exploiter, qui constitue une véritable tromperie quant à l’étendue réelle de la protection dont bénéficie le déposant.

 

Tristan LUCAS

 

[1] arrêt Sky. pt. 77. v. aussi l’arrêt CJUE 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46