Actes de contrefaçon intervenus antérieurement à la déchéance d’une marque : l’avis de la CJUE

La Cour de Justice de l’Union Européenne est venue affirmer, dans une décision C-622/18 du 26 mars 2020 (Décision AR c. Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS et Établissements Gabriel Boudier SA), le droit pour le titulaire d’une marque déchu de ses droits d’invoquer une atteinte à ceux-ci durant la période antérieure à la date d’effet de la déchéance.

Cette décision de la 5ème chambre de la CJUE vient répondre à une question préjudicielle qui avait été posée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 26 septembre 2018.

Cette question préjudicielle avait été posée en interprétation des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques. Et plus particulièrement sur la question de savoir si ces articles devaient être « interprétés en ce sens que le titulaire, qui n’a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l’usage par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ? »

Pour rappel des faits, il était question d’un titulaire dont la marque semi-figurative SAINT GERMAIN avait été enregistrée le 12 mai 2006 auprès de l’INPI pour des produits ou des services contenus dans les classes 30, 32, et 33 (c’est-à-dire des boissons alcooliques, cidres, digestifs, vins, spiritueux…).

Il avait appris par la suite que la société Cooper International Spirits vendait une liqueur fabriquée par 2 autres sociétés avec la dénomination « St Germain ».  Ce dernier avait donc assigné les 3 sociétés le 8 juin 2012 devant le TGI de Paris pour contrefaçon de marque par reproduction et imitation.

Cependant parallèlement le TGI de Nanterre a prononcé dans un jugement le 28 février 2013 la déchéance de ses droits sur la marque SAINT GERMAIN et cela à compter du 13 mai 2011.  Par la suite confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 11 février 2014.

Le requérant qui n’avait pas abandonné ses demandes en contrefaçon pour la période qui était antérieure à la déchéance et qui n’était pas couverte par la prescription (entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011), a vu ces dernières rejetées par le TGI de Paris le 16 janvier 2015 car sa marque n’avait jamais été exploitée après son dépôt.

Par la suite cette décision avait été confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 13 septembre 2016 qui considérait que les preuves apportées par le requérant ne prouvaient pas que la marque avait été effectivement exploitée et qu’il y avait donc une atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque et à son monopole d’exploitation.

Le requérant s’est donc pourvu en cassation en faisant valoir que ni le droit européen, ni le droit national ne prévoyaient que pendant le délai de 5 ans suivant l’enregistrement le titulaire devait justifier une exploitation de cette marque pour pouvoir bénéficier de la protection offerte par le droit des marques. Et que de plus le risque de confusion, en contrefaçon, s’appréciait par rapport à l’objet de l’enregistrement et non à une situation concrète sur le marché.

La Cour s’est donc posé la question de savoir si le titulaire d’une marque, qui n’en a jamais fait usage et qui a été déchu de ses droits dans les conditions prévues par les articles 10 et 12 de la directive de 2008 , peut, au seul motif tenant au droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque jusqu’à la date d’effet de la déchéance, obtenir la condamnation pour contrefaçon au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de cette directive, du tiers qui a utilisé, au cours de cette période, un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.

C’est donc dans cette décision du 26 mars 2020 que la Cour de justice est venue apporter une réponse en affirmant que conformément au considérant 6 de la Directive 2008/95 qui dispose que « [les] États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques », il est donc laissé au législateur national, ici français, toute liberté pour déterminer la date à laquelle la déchéance commence à produire ses effets. Et il est important de relever que le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de cette déchéance pour défaut d’exploitation à compter de l’expiration du délai de cinq ans après enregistrement.

En effet l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »

 Et de plus elle affirme qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 3, de la directive que les États membres restent libres de décider s’ils le souhaitent, qu’en cas de demande reconventionnelle en déchéance, une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l’article 12 § 1 de la Directive.

De ce fait et au regard du droit français, il est possible pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

Et il est donc permis que le titulaire déchu de ses droits sur sa marque à l’expiration du délai de cinq ans, pour absence d’usage sérieux, puisse conserver le droit de demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’usage par un tiers d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires entrainant un risque de confusion et cela antérieurement à la date d’effet de la déchéance.

Cependant, la Cour est venue préciser dans sa décision que « Si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer. »

Il est donc possible de conclure au regard de cette jurisprudence que le titulaire d’une marque, déchu de ses droits, pourra réclamer l’indemnisation d’un préjudice subi antérieurement à la date d’effet de la déchéance.

Elisène Stéphan